[영업비밀, 부정경쟁] 영업비밀 공동보유자의 동의 없는 사용은 다른 보유자에 대한 침해행위일까?

안녕하세요 법무법인 청출 엄상윤 변호사입니다.

오늘은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(“부정경쟁방지법”)상 영업비밀 공동보유자의 다른 보유자의 동의 없는 사용이 침해행위에 해당하는지에 대해서 알아보겠습니다.

[Question]

영업비밀 공동보유자가 다른 보유자의 허락 없이 해당 영업비밀을 사용할 경우, 이는 다른 공동보유자에 대한 영업비밀 침해행위가 되나요?

[Answer]

부정경쟁방지법은, 특허법, 저작권법 등과 달리 영업비밀 공유자 사이의 영업비밀 사용에 대하여 아무런 규정도 두고 있지 않습니다. 이에 대하여 수원지방법원은 ‘별도 약정으로 그 귀속에 대하여 정하지 않은 것이어서 소유권 이외의 재산권으로서 민법상 공유의 법리가 준용되고, 각 공유자는 공유물 전부를 지분의 비율로 사용, 수익할 수 있다’고 판시하여, 공유보유자의 영업비밀 사용은 부정사용에 해당한다고 보기 어렵다고 판단하였습니다(수원지방법원 2018고합586).

그러나 위 사건의 항소심에서, 수원고등법원은 ‘다른 공동보유자의 명시적 또는 묵시적 허락 없이 영업비밀을 누설한 것은 부정경쟁방지법 제18조 제2항에서 정한 영업비밀 침해행위에 해당한다’고 판단하여 제1심 판결을 파기하였고, 그 판단은 상고에서도 그대로 유지되었습니다(수원고등법원 2021노69, 대법원 2023도4058). 즉, 법원은 (i) 영업비밀 공유자 사이에 아무런 제한 없이 각자 사용을 인정하게 되면 영업버밀의 비공지성, 경제적 유용성을 상실할 위험을 초래하게 되는 점, (ii) 이 사건 장비가 범용설비가 아니라 피해회사의 전용 설비로서 피고인 회사는 그 제작, 납품의 대가로 1,384억 원 상당의 대금을 지급 받은 점, (ii) 피고인 회사는 NDA를 통해 이 사건 기술에 대한 비밀유지의무를 부담하는 점, (iv) 피고인 회사가 이를 자신의 위장업체인 제3자에게 이를 누설한 것이라 하더라도 이를 통해 접근권한이 없었던 자들이 이 사건 영업버밀을 아무런 제한없이 취득할 수 있게 되었고, 이로 인하여 피해회사의 영업비밀 유지 노력이 심각히 훼손되어 정당한 영업비밀 사용행위라고 도저히 보기 어려운 점 등을 들어, 공동보유자의 허락 없는 사용은 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해행위에 해당할 수 있다고 판단하였습니다.

이러한 판결은 영업비밀 공동보유자 사이에 침해가 설립할 수 있는지 여부에 대하여 새로운 법리를 설시한 것으로 평가됩니다. 이미 공지되어 있는 특허권, 저작권과 비공지성이 핵심인 영업비밀과는 본질적인 차이가 있으므로, 다른 공유자의 허락을 받지 않고 사용하더라도 특허권 또는 저작권 침해가 되지 않는 것과는 달리 보아야 한다는 것이 법원의 입장으로 이해됩니다.

부정경쟁방지법에는 공유자 간의 영업비밀 침해에 대하여 아무런 규정이 없고, 특허권, 저작권 등에 대해서는 민법상 ‘공유’에 가깝다는 것이 판례와 학계의 주류적 입장인 것으로 보입니다. 다만, 영업비밀의 경우, 이미 공지되어 있는 권리와 동일한 법리를 적용하는 것이 어렵고 특허권, 저작권 등과 유사하게 공유의 법리를 적용할 경우 영업비밀의 핵심적 속성을 상실하게 될 수 있으므로, 공유의 법리와 달리 판단한 위 항소심 법원 판결은 영업비밀과 다른 지재권 간의 차이에 주목하여 내린 판결로 사료됩니다. 

다만, 위 판결은 전제된 사실관계에 입각하여 내려진 것이므로, 위 법리를 일의적으로 일반화하기는 어렵고, 사안마다 달리 판단될 여지가 있음을 고려해야 할 것입니다.

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