[부정경쟁행위 변호사 – 상표권이 등록되지 않은 주지표지 공동 보유하는 자들의 사용허락 시 적용되는 법령은?- 2023다216302 판결]

안녕하세요. 법무법인 청출 이영경 변호사입니다.

오늘은 주지표지의 사용권과 부정경쟁행위 금지청구권에 관한 중요한 대법원 판결을 소개해드리려고 합니다. 2024년 7월 11일에 선고된 2023다216302 판결은 상표권이 등록되지 않은 주지표지 공동 보유하는 자들의 사용허락 시 적용되는 법령이 민법인지, 상표법인지에 대해 설시하였습니다.

[Question]

부정경쟁방지법 제4조 제1항에 따라 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 자에는 그러한 표지의 보유자뿐만 아니라 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 포함될까요?

[Answer]

[1. 사안의 개요]

이 사건은 동서가구 사건으로 언론에 보도된 바 있는 사건으로, ‘동서가구 상표(표장)’의 적법한 사용권자가 누구이고, 부정경쟁방지법상 금지청구를 할 수 있는 자가 누구인가에 관한 내용입니다. 사건의 전개 과정을 표로 정리하면 다음과 같습니다:

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법') 제2조 제1호 (가)목은 "국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다. 이 사건 표장은 이러한 '국내에 널리 인식된 타인의 상품표지', 즉 주지표지에 해당합니다.

원고 A는 구 동서가구의 기존 대리점과 새로 대리점 계약을 체결하거나 신규 대리점을 개설하고, 이 사건 등록상표를 사용한 가구류 제품을 대리점에 공급할 권한을 수여받았습니다. 이에 원고들은 이 사건 표장에 대한 정당한 사용권자이므로 피고가 이 사건 표장과 동일 유사한 표장을 사용한 제품을 판매하여 소비자들로 하여금 원고들의 상품과 피고의 상품을 혼동하도록 하였고, 이것이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하며 그 사용행위의 금지 등을 구하는 소를 제기하였습니다.

[2. 원심의 판단]

원심은 다음과 같이 판단하였습니다:

1) 이 사건 표장의 주지성 귀속 여부: 원고들은 구 동서가구로부터 이 사건 표장을 승계하지 않았으므로 이 사건 표장에 화체된 주지성이 원고들에게 승계되었다고 볼 수 없고, 원고들이 스스로 이 사건 표장의 주지성을 취득하였다고 볼 수도 없다.

2) 이 사건 표장의 사용권 인정 여부: 이 사건 표장의 상표권이 소멸하였더라도 "상표권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받지 아니하면 그 상표권에 대하여 전용사용권 또는 통상사용권을 설정할 수 없다"는 상표법 제93조 제3항을 준용 또는 유추적용하여 그 공동보유자 전원의 동의를 받지 아니하면 이 사건 표장에 관한 정당한 사용권을 취득할 수 없다.

따라서 원심은 원고들은 이 사건 표장의 공유자 전원으로부터 사용허락을 받지 못하였으므로 정당한 사용권자에 해당하지 않아 부정경쟁방지법 제4조 제1항의 금지청구권을 행사할 수 없다고 판시하였습니다.

[3. 대법원의 판단]

대법원은 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송했습니다.

1) 부정경쟁행위 금지청구권자의 범위: 주지표지에 관한 부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우, 그 표지의 보유자뿐만 아니라 사용권자 등 그 표지의 사용에 관하여 고유하고 정당한 이익을 가지고 있는 자도 금지청구권을 행사할 수 있다.

2) 주지표지 사용권 부여의 요건: 조합체를 구성하지 않는 여러 사람이 상표권 설정등록이 이루어지지 않은 주지표지를 공동으로 보유하는 경우, 공동보유자 사이에 특별한 약정이 없는 한 민법 제265조 본문을 유추적용하여 공동보유자의 지분의 과반수로써 사용권한을 부여할 수 있다.

3) 상표권 소멸 후 주지표지 사용허락의 요건: 한때 상표권이 발생하였던 주지표지라고 하더라도 그 상표권이 소멸한 이상 그 표지의 사용허락에 상표법 제93조 제3항에서 규정한 공유자 전원의 동의가 필요하다고 볼 수 없다.

즉 대법원은 원심이 이 사건 표장의 사용허락에 상표법 제93조 제3항을 준용 또는 유추적용한 것은 잘못되었다고 지적했습니다. 원고들이 이 사건 표장의 공동보유자 지분 과반수의 결정으로 사용을 허락받았는지 여부 등을 살펴 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권자에 해당하는지 심리·판단했어야 한다고 판시했습니다.

[4. 시사점]

이번 판결은 주지표지의 보호 범위를 확대하고, 그 관리와 사용에 있어 더 유연한 접근을 가능하게 했습니다. 상표권이 소멸된 후의 주지표지 관리에 대해 명확한 기준을 제시함으로써, 기업들의 브랜드 전략 수립에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한 부정경쟁방지법 관련 소송에서 원고 적격의 범위가 확대되어, 향후 관련 분쟁의 양상이 변화할 것으로 예상됩니다.

법무법인 청출은 부정경쟁방지법 및 지식재산권 관련 사건에 대해 풍부한 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 부정경쟁행위 대응 등의 문제로 고민하고 계신다면 언제든 연락 주시기 바랍니다.